【特許】事業に資する知財戦略（5時間で行った有料講義の公開可能部分の抜粋/２時間分）

【特許】事業に資する知財戦略（5時間で行った有料講義の公開可能部分の抜粋/２時間分）
（弁護士・弁理士・米国California州弁護士　高石秀樹）

★一般公開に適しない部分を半分以上カットしたので、セリフが飛んでいる箇所があります。ご容赦ください。


＜目次＞
１．はじめに
　IPランドスケープ
　
２．特許制度概論（＋ＩＰランドスケープ）（「オープン・クローズ戦略」は省略）
⇒コーポレートガバナンス（ＣＧ）コードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財
　ＣＧコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財
　知財を「資産」と捉える。
　知財DD：「知的財産デュー・デリジェンス標準書及び解説」（特許庁、平成30年3月）

３．強い（特許を取れる）発明（パイオニア発明）＝将来のイ号製品を捉える分割出願を可能とする当初明細書

４．技術分野別の特許出願戦略（ＩＴ、医薬・バイオ）

５．特許戦略レベルの重要判決（等）＋特許以外の知財に関する重要ポイント
　特許権の共有～諸外国の法律
　米国訴訟における「ディスカバリー（Discovery）」において提出を拒む法理
　　　①弁護士・依頼者間秘匿特権（Attorney-Client Privilege）
　　　②ワークプロダクトの法理（Work Product Doctrine）
　米国裁判所を利用した“証拠収集”＜USC1782＞
　過失の推定（特許法１０３条）
　特許権と独占禁止法
　分割出願戦略（特許法44条）
　数値限定/パラメータ発明の功罪～当初明細書における発明の課題の書き方
　先使用権（「食い込み」の否定）
　均等論第2要件
　複数主体
　「消尽論」の日米比較
　（名目）取締役の個人責任
　海外サーバと国内実施
　【商標】～「モンシュシュ」事件、「モンシュシュ」事件
　【不正競争防止法】～営業秘密侵害の刑事事件、営業秘密の３要件、虚偽事実流布告知、
　【著作権】著作権契約時の必須文言
　知財ミックス（商標＋意匠）（特許＋意匠）
　【意匠】拒絶後は非公開、部分意匠、変更出願、関連意匠、画像の意匠、“機能”の保護、出願後の公知意匠とイ号の類似判断、

６．発明の「解像度」（★）
⇒特許要件を踏まえた「明細書に記載された発明の解像度」

７．特許出願後、出願日の優先権を確保したまま、競合他社の実施品を見た後に、別の発明を権利化する余地（『オプション権』）を確保する出願戦略（★）
⇒分割出願戦略（裁判例に見る「新規事項追加」）
⇒諸外国移行を念頭においた出願戦略（優先基礎出願明細書の工夫/諸外国の実務）

８．特許出願価値を最大化するための、その他の工夫（多種多様な小技）
　①拒絶理由と、クレーム文言の補正～中間処理の工夫!!
　②従属項の利活用～クレームディファレンシエーション
　③機能的クレーム～全件、独立クレームとして検討に値する!!
　④サブコンビネーションクレーム～使途相違の敗訴無し
　⑤「用途」「使用態様」の特定～用途相違の敗訴は１件のみ
　⑥除くクレーム～主引例の必須要素を除くことで、進歩性〇!!
　⑦数値限定・パラメータ発明～新たな「課題」とのセット!!
　⑧効果のクレームアップ～構成容易を免れない場合の最終奥義
　⑨製造方法の発明
　⑩別出願の活用
　⑪程度を表わす文言
　⑫間接侵害、複数主体侵害の想定（システムクレームの見直し）

★プレゼン資料のダウンロードは、こちらから！！
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弁護士/2002年・弁理士/2005年登録
東京工業大学工学部電気電子工学科（1997年）
同大学院理工学研究科精密機械工学専攻 工学修士（1999年）
デューク大学ロースクール 法学修士（LL.M.）（2010年）
米国カリフォルニア州弁護士（2011年）
米国パテント・エージェント試験合格（2011年）
2010-2011 Morrison Foerster LLP
2002-現在　中村合同特許法律事務所

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